淺析商標反向混淆的損害賠償

2013年7月，美國知名運動品牌NewBalance因其中文譯名的使用問題遭遇廣州自然人周某提出的商標侵權訴訟。2015年4月24日，廣州市中級人民法院就該案作出一審判決，認為美國NewBalance公司的關聯(lián)公司——新百倫貿易（中國）有限公司在商品的宣傳和銷售環(huán)節(jié)上使用他人已注冊商標新百倫，構成銷售侵權，屬于反向混淆的情形，判令被告賠償原告9800萬元，并在新百倫（中國）官方網站首頁及其在天貓商城開設的旗艦店的首頁刊登聲明消除影響。此案一經判決，便在實務以及學術界引起熱議。

案情

NewBalance品牌1906年在美國創(chuàng)立，是國內外知名的運動鞋品牌。2006年12月，被告（新百倫公司）在上海成立，主要負責在國內銷售NewBalance運動鞋系列產品。在銷售過程中，被告選擇使用新百倫作為產品的中文名進行宣傳，在廣告中使用了新百倫NewBalance標識。

原告周某系百倫、新百倫注冊商標權人，企業(yè)生產以百倫、新百倫為商標的男鞋產品，在大型商場設有銷售專柜。百倫注冊商標核定使用在第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，1996年8月21日獲準注冊，2004年4月經核準轉讓給周某。新百倫注冊商標核定使用在第25類鞋、運動衫等商品上，周某2008年1月獲準注冊該商標。

周某認為，被告未經許可在相同或相類似商品的宣傳和銷售中使用新百倫的行為系侵犯其注冊商標專用權的行為，要求被告立即停止侵權、消除影響，賠償原告9800萬元并支付合理的維權費用。

被告新百倫公司辯稱，新百倫是其產品名稱的NewBalance的中文翻譯，該公司將新百倫用作NewBalance商品的中文名稱，而非將新百倫作為企業(yè)字號在商品上突出使用，該公司的行為屬于善意使用。新百倫銷售商品的時間遠遠早于原告使用新百倫商標銷售商品的時間，且其使用方式沒有使消費者或相關公眾產生混淆，沒有構成侵權。

一審法院認為，原告的百倫商標1996年就已獲得注冊，被告通過公開渠道可以查知這一信息。被告的關聯(lián)公司（新平衡公司）曾于2007年12月要求商標局駁回原告對新百倫商標的注冊申請，但是沒有被采納。這說明被告新百倫公司明知百倫及新百倫商標的注冊情況，但其仍選擇使用新百倫宣傳其產品，其對新百倫字樣的使用不屬于善意使用。NewBalance中文意譯為新平衡，被告新百倫公司亦稱其關聯(lián)公司NewBalanceAthleticShoe，Inc為新平衡運動鞋公司，且此前曾將產品稱為紐巴倫。據此，新百倫公司以其所使用新百倫是其產品名稱NewBalance的翻譯為由，主張其未侵犯原告注冊商標權的意見不能成立。

分析

對于本案，廣州中院副院長余明永點評稱：“本案給諸多意在開拓中國市場的洋品牌們提了個醒：公平競爭，請先敲敲知識產權的門。”余明永介紹，本案是廣州中院有史以來判賠侵權額度最高的案件，體現(xiàn)了法院在保護商標權、懲罰商標侵權行為上的力度。

也有人對9800萬元的賠償提出了質疑，認為反向混淆情況下，應重在消除不良影響，彌補商標與商品之間割裂的聯(lián)系，改變大眾誤認為權利人商品為假冒偽劣產品的傾向，金錢賠償無此種功能。

一、被告使用新百倫字樣造成何種損害

在本案中，被告使用新百倫字樣究竟給原告的商標帶來了怎樣的損害？要回答這個問題，必須充分了解商標權的價值構成。

1.商標權的價值構成

商標權是一種有價值的財產，具有商品屬性，有相關的交易市場、交易價格和交易行為。商標最基本的作用是標示商品及服務的來源，客觀上又具有表示商品及服務內在質量的作用。商標權人還可以發(fā)揮商標的廣告作用，使商標在區(qū)別商品來源的同時區(qū)分商品的使用者。

商標權價值可以分解為收益價值和自身價值。商標權收益價值是權利人通過使用或許可他人使用商標產生的直接收益。商標權自身價值由兩部分組成：指示商品來源價值和市場聲譽價值。商標權自身價值的獲得和增加通常取決于將商標使用于優(yōu)質商品、對商標的宣傳以及對商標專用權的維護。商標的轉讓價格就是商標權自身價值的貨幣表現(xiàn)，隨著商標權自身價值的變化上下波動。例如，長虹商標的評估價為245億元，2010年6月的評估價為682.58億元。

在本案中，涉案文字商標新百倫的自身收益價值可依據被告侵權時段內原告與第三方簽訂的商標許可使用合同中的商標許可費來計算；沒有許可合同的，可參考同行業(yè)中其他類似商標的許可使用費，而商標的自身價值則需要專業(yè)評估機構進行評估。

2.價值構成與侵權損害

商標權本質上是一種財產權，當侵權行為發(fā)生時，商標權價值的減少即權利人所受到的損失，包括兩部分：收益價值的減少和自身價值的貶值。

（1）侵權造成商標權收益價值的減少

這是一種顯性的間接損失。侵權人每多銷售一件侵權商品，商標權人的期待收益就減少一份。此部分損失無論以權利人使用商標收益的減少來推算，還是以侵權人侵權實際獲利來計算，都有據可查，可計算出確定的數值。

（2）侵權造成商標權自身價值的貶損

這是一種隱性的直接損失。使商標權自身價值貶值的侵權行為可分為兩種類型：混淆產品來源的侵權和貶損產品市場聲譽的侵權。這兩種侵權行為互相排斥、非此即彼。從直接損失和間接損失的角度看，這兩種侵權行為造成的損失都是商標權現(xiàn)有自身價值的減少，屬于直接損失。這種損失不像侵權人侵權獲利或權利人利潤減少那樣可以用直接證據證明，因此稱為隱性損失。

在本案中，被告系同行業(yè)中知名企業(yè)在中國的關聯(lián)公司，被告在產品銷售和宣傳中使用了原告的商標，使被侵權企業(yè)與其商標的產品來源指示聯(lián)系被割裂，造成消費者的反向混淆，嚴重損害了該商標權的產品來源指示價值，給原告帶來的損失是隱性的直接損失。

二、以被告的侵權獲利為標準計算賠償額合理嗎

在本案中，原告周某請求法院以被告的侵權獲利來計算被告應賠償的數額。在判決書中，法院認為，被告所銷售的產品本身沒有使用新百倫標識，僅是在銷售過程中使用新百倫標識介紹和宣傳其產品，故被告屬于銷售行為侵權，酌情確定被告向原告賠償的數額應占其獲利總額的二分之一，即9800萬元（含合理支出），超出部分不予支持。從以上內容可看出，被告對原告主張及法院最后認定的侵權利潤總額即1.958億元并未否認。

對于反向混淆的案件，以被告的侵權獲利來計算損害賠償額是否合理？

1.依據被告侵權獲利計算損害賠償額不可取

根據《商標法司法解釋》的規(guī)定，侵權獲利的計算公式為：被告侵權獲利=侵權商品銷售量×該商品單位利潤或注冊商標商品的單位利潤。在反向混淆中，被告往往是一些具有較高知名度的公司，消費者購買被告產品更多地考慮該商品或者服務較高的聲譽以及良好的質量，被告的侵權行為不是對原告商譽的利用，不同于傳統(tǒng)商標侵權人的搭便車行為，被告因商標侵權所獲利潤難以量化。被告侵權產品往往銷量巨大，若以被告所獲巨大數額利益作為依據計算損害賠償額，會遠遠超過原告的合理使用費用。

在美國商標案件采取的金錢償還形式中，侵權利潤的返還是非常重要的一種，計算方式為：應當償還的侵權利潤=侵權產品的銷售額-可扣除的侵權產品成本-非因侵權獲得的利潤，或者應當償還的侵權利潤=侵權產品的銷售量×侵權產品的單位利潤-非因侵權獲得的利潤。美國與我國計算被告侵權獲利最重要的區(qū)別在于非因侵權獲得的利潤。從美國的計算方法可以看出，商標權人無權獲得那些可證明的并非來自侵權行為的利潤，原則上，對非因權利人標記的吸引力而獲取的銷售利潤，侵權人可以保留，包括因侵權人自身聲譽或其商品固有的價值而獲取的利潤。

筆者認為，本案采取被告侵權獲利的方式計算損害賠償額值得商榷，判決書中沒有體現(xiàn)非因侵權獲得利潤的分割問題，導致最終判定的賠償數額遠遠超出原告的實際損失。

2.我國傳統(tǒng)損害賠償計算方式不適用于反向混淆

在反向混淆訴訟中，根據原告的市場地位可以將其商標劃分為實質意義上的商標與形式意義上的商標。若原告的商標是實質意義的商標即已經投入市場使用，被告的廣告宣傳以及市場營銷等行為客觀上使該商標具有更大的經濟價值，給消費者帶來一種信賴感，原告的收入甚至不減反增。在另一種情況下，原告的商標并沒有把商標作為識別商品或者服務的來源，即形式上的商標，此時原告沒有銷售行為，更談不上銷售額乃至利潤的減少。由此可見，反向混淆不同于傳統(tǒng)商標侵權，原告所遭受的損失更多表現(xiàn)為市場主體獨立地位等方面，在實踐中很難判定其實際損失。

三、美國如何確定反向混淆的損害賠償額

為了保護商標使用者和消費者，美國1946年通過的《蘭哈姆法》第三部分對商標的責任形式作出了規(guī)定，如果侵權人盜用或侵犯在先商標使用者的商標，權利人可以依《蘭哈姆法》申請禁令或提起損害賠償的訴訟。不論在中國還是在美國，反向混淆的特殊性一直存在，一些傳統(tǒng)的金錢賠償方式在美國同樣無法適用于反向混淆。

美國反向混淆損害賠償的特殊性體現(xiàn)在兩個方面。

（一）損害賠償的構成要件——侵權人具有侵權故意

侵權故意是反向混淆損害賠償的構成要件，如果不存在該構成要件，在先使用商標者動輒提起反向混淆訴訟獲得巨額賠償，會使無過錯的侵權人處于不利地位，違背公平原則，最終導致反向混淆濫用。

由于反向混淆不適用搭便車的侵權故意，因此必須審查在后商標者有無其他侵權故意。例如，侵權人意圖把商標權人擠出市場，權利人對侵權人的行為發(fā)出警告或者通知后侵權人仍然繼續(xù)使用權利人的商標，此時可從侵權人的客觀行為判斷其具有侵權故意。

反向混淆的成立不以侵權人的侵權故意為要件，而損害賠償以侵權故意為要件，這樣就平衡了權利人與侵權人在反向混淆中的利益。前者是為了保護商業(yè)能力弱小的商標權利人，不被規(guī)模大、商業(yè)勢力大的侵權人利用經營優(yōu)勢任意吞噬其商標；后者則是為了避免權利人動輒提起反向混淆訴訟從而獲得巨額賠款，致使具有商業(yè)勢力的侵權人不能輕易對其商標投資，擴大市場。

（二）損害賠償額的計算標準

1.商標許可使用費

在美國，有的法院以商標使用許可費用為標準綜合考慮各因素，計算反向混淆中的損害賠償額。如在SandsTaylor·woodCo.v.QuakeOatsCo一案中，地方法院使用的是侵權人的利潤標準，判決的賠償額是侵權人利潤的百分之十。但聯(lián)邦第十巡回上訴法院在承認反向混淆的基礎上認為該計算標準理由不足，因為侵權人的利潤是侵權人使用該商標信譽獲得的利潤還是在后商標自己賺取的利潤并不明確。第十巡回上訴法院認為，依據商標許可使用費計算損害賠償更為準確。

2.發(fā)布糾正廣告的費用

反向混淆中給權利人造成的主要損失是切斷了商標指示商品來源的功能，權利人往往需要發(fā)布糾正廣告來消除侵權行為造成的混淆或欺騙性影響，以恢復其商標的價值。

通常認為，判令被告償還糾正廣告費用（Correctiveadvertisingexpenses）必須以存在實際混淆為要件。在Maciav.MicrosoftCorp.案中，地區(qū)法院駁回了糾正廣告費用賠償的訴求。法院認為，這種救濟是用來糾正市場中發(fā)生的混淆，但原告未能證明這種混淆的可能性。在一些案件中，法院還提出了判予糾正廣告費用賠償的其他要件。在Thompsonv.Haynes案中，地區(qū)法院依照聯(lián)邦第十巡回法院的在先判例判予糾正廣告賠償，聯(lián)邦巡回上訴法院推翻該判決，認為只有在不正當競爭者的廣告宣傳本身是混淆或損害來源時，才能使用糾正廣告費用的賠償。在某些案件中，法院認為還必須具備一個要件：修復原有的商標而非采用一件新商標，是成本最低的方案。

除了已發(fā)生的糾正廣告費用，賠償范圍還可以包括未來的廣告開支。賠償數額可以基于商標權人消除侵權損害的實際開銷，也可以按照被告推廣侵權產品或服務的廣告開支的一定比例來計算。Goodyear公司是一家大型輪胎銷售商，計劃使用BIGFOOT商標進行廣告宣傳，但得知一家小型的地區(qū)性企業(yè)BigO已經使用BIGFOOT商標。Goodyear在許可請求遭到拒絕后仍然使用該商標。上訴法院認為Goodyear在其大規(guī)模的廣告行動中不合理地使用涉案商標并造成反向混淆，應當以在先使用人（原告）對抗該廣告行動所需的金錢數額來計算損害賠償。考慮到原告BigO在全美28%的州有營業(yè)網點，而且聯(lián)邦交易委員會通常要求投放誤導廣告者將大約25%的廣告預算用于投放糾正廣告，因此將侵權人的廣告花費乘以25%，計算出糾正廣告費用的賠償金額。

四、處理反向混淆糾紛的方法

通過綜合比對中美兩國對反向混淆案件損害賠償的處理方法可以看出，商標許可使用費的計算方式逐漸成為主流。在反向混淆訴訟中，賠償糾正廣告費用的救濟措施更加符合反向混淆侵權的特點，被越來越多的人接受。

對商標反向混淆案件的司法處理，有學者認為不能簡單地判決在后商標使用人禁止使用商標，而應從資源的最大利用化角度考慮，盡量促進雙方達成調解協(xié)議。如果調解不成，再判決侵權方支付一定的使用費或賠償金后，強制在先商標使用人允許侵權方繼續(xù)使用商標。筆者認為，個案處理應充分考慮案件具體情況，不能一刀切。

（一）突出調解方式結案在審理反向混淆案件的重要性

科斯定理是指在選擇把全部可交易權利界定給一方或另一方時，政府應當把權利界定給最終導致社會福利最大化或損失最小化的一方。此時，法律應最大限度降低交易成本，將私人在資源配置上達成合作協(xié)議的障礙降到最低，以達到帕雷托最優(yōu)。

根據科斯定理，人們認為將商標權賦予在先使用者是促進社會福利最大化的選擇，接下來的問題就是法律如何作出進一步的規(guī)定以使私人在資源配置上達成合作協(xié)議的障礙降到最低達到帕雷托最優(yōu)。通常情況下，作為商標在先使用者的小企業(yè)往往缺乏資金去開發(fā)商標和市場，而大企業(yè)已經使用相似或相同的商標占領了市場。對小企業(yè)而言，若使用同樣的商標，已無法與之抗衡；而對大企業(yè)而言，具有知名度的商標對于企業(yè)的發(fā)展意義重大。

此時，以調解的方式結案，能夠形成一種雙方共贏的最佳局面：讓大企業(yè)支付一定的資金，小企業(yè)轉讓商標權，以達到資源的最大化利用。大公司可繼續(xù)使用該知名商標，市場策略持續(xù)貫徹。小公司取得資金，可增加生產線建設，發(fā)展壯大企業(yè)規(guī)模。與此同時，市場長期形成的交易秩序的穩(wěn)定性能得以維護，消除消費者混淆商品的可能性，避免因禁止銷售知名產品造成消費者購買障礙。

（二）調解不成后是否判決禁止在后商標使用人使用商標應視情況而定

在反向混淆案件中，在后商標使用人已經實現(xiàn)商標的價值增值，若簡單地禁止在后使用人使用商標有失公平，同時也會造成財產損失，不利于資源的有效利用。調解是解決反向混淆案件的最有效途徑，但若調解不成，則應視過錯因素決定是否判決禁止被告使用商標。如果簡單判決被告禁止使用商標，一方面會影響被告經營開拓的市場，不利于資源的有效利用；另一方面，將使原告獲取被告長期苦心經營所產生的經濟利益及商標聲譽，這也是一種不當得利。

在某些商標糾紛案中，在先商標使用人長期不使用該商標是導致在后商標使用人利用商標實現(xiàn)占領市場的原因之一，其主觀上存在過錯。因此，法院應結合原被告的主觀過錯以及過錯程度來判定是否禁止被告使用商標，具體包括后商標使用人在使用商標前是否就商標的注冊情況做過相關的市場調查，在知曉商標已經注冊的情況下是否有與除侵權地以外的地區(qū)簽訂過商標轉讓協(xié)議等。除此之外，還應當結合在后商標使用人在侵權所在地的知名度，考慮如果禁止其繼續(xù)使用商標，對市場經濟秩序造成的影響，以及是否有利于資源的最大化利用。

在綜合考量上述因素后，如果維持現(xiàn)有的商標使用情況更有利于市場穩(wěn)定和當事人利益，法院可以借鑒《專利法》《著作權法》中的強制許可制度，直接以判決在后商標使用人向在先商標使用人支付一定的使用費或賠償金的形式加以解決。簡單地說，強制許可制度是對原權利人獨占權的一種限制，該制度的設置目的在于防止壟斷，使已有的資源能得到更充分的利用，從而促進正當競爭和經濟的發(fā)展，推進社會進步。在現(xiàn)有的法律中，通過強制許可制度，強制許可受益人在支付合理的費用后，可以在規(guī)定的范圍和時間內使用該專利或著作。

綜上所述，法院的判決結果應綜合考量其社會價值和利益，如果在后商標使用人侵犯了在先商標使用人商標專有權、構成反向混淆侵權，并不一定要禁止其繼續(xù)使用商標，可首先進行調解。調解不成，視情況可判決在后商標使用人支付一定的使用費或賠償金后，強制在先商標使用人允許在后商標使用人繼續(xù)使用商標。