新《商標(biāo)法》第五十條在實(shí)踐中的適用

8月18日7版刊登了《新〈商標(biāo)法〉第五十條的前世今生》一文，詳細(xì)介紹了該條款的歷史沿革以及商標(biāo)審查機(jī)關(guān)適用此條款的現(xiàn)實(shí)需要，下面結(jié)合幾個(gè)具體案例，講述商標(biāo)審查機(jī)關(guān)在審查實(shí)踐中適用此案例考慮的因素。

◎案例一：

中國臺灣地區(qū)某公司申請第30類商標(biāo)被部分駁回案

2013年11月22日，中國臺灣地區(qū)彰化縣某食品股份有限公司申請注冊華師父及圖商標(biāo)（圖一），申請類別為第30類。

2015年4月8日，商標(biāo)局以《商標(biāo)法》第五十條，引證基業(yè)榮昌食品企業(yè)有限公司在類似商品上已注冊的華師傅商標(biāo)（圖二），部分駁回了中國臺灣地區(qū)彰化縣某食品股份有限公司的華師父及圖商標(biāo)在“面條；蛋餅皮”上的申請。

基業(yè)榮昌食品企業(yè)有限公司的華師傅商標(biāo)于2004年獲得注冊，專用期為2004年8月7日至2014年8月6日。該商標(biāo)在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年4月8日被引證時(shí)已失效。

◎案例二：

李某申請第6類商標(biāo)被部分駁回案

2013年6月26日，江西省南昌市李某申請注冊LIJUN利君商標(biāo)（圖三），申請類別為第6類。

2015年1月27日，商標(biāo)局以《商標(biāo)法》第五十條，引證浙江省溫州市陳某在類似商品上已注冊的利君LIJUN商標(biāo)（圖四），部分駁回了李某的LIJUN利君商標(biāo)在“金屬（非電）；彈簧鎖；包用金屬鎖”上的申請。

陳某的利君LIJUN商標(biāo)于2004年獲得注冊，核定使用商品類別為第9類，專用期為2004年7月14日至2014年7月13日。該商標(biāo)在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月27日被引證時(shí)剛過6個(gè)月寬展期，已經(jīng)失效。

◎案例三：

美國加州某公司申請第25類圖形商標(biāo)被部分駁回案

2014年2月7日，美國加州某公司申請注冊圖形商標(biāo)（圖五），申請類別為第25類。

2015年1月18日，商標(biāo)局以《商標(biāo)法》第五十條，引證浙江省義烏市楊某在類似商品上已注冊的自由風(fēng)FreeWind及圖商標(biāo)（圖六），部分駁回了美國加州某公司的圖形商標(biāo)在“服裝；舞衣；婚紗”上的申請。

浙江省義烏市楊某的自由風(fēng)FreeWind及圖商標(biāo)于2004年獲得注冊，核定使用商品類別為第25類，專用期為2004年7月7日至2014年7月6日。該商標(biāo)在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月18日被引證時(shí)剛過6個(gè)月寬展期，已經(jīng)失效。

美國加州某公司對商標(biāo)局的部分駁回決定不服，向商標(biāo)評審委員會提出駁回復(fù)審申請，于2015年3月19日獲得受理，并已進(jìn)入補(bǔ)充材料階段，目前此案仍在審理中。

◎案例四：

張某申請第31類商標(biāo)被部分駁回案

2014年1月20日，山東省濟(jì)南市張某申請注冊益多多YIDUODUO及圖商標(biāo)（圖七），申請類別為第31類。

2015年1月30日，商標(biāo)局除引證在有效期內(nèi)的3件商標(biāo)外，還以《商標(biāo)法》第五十條，引證甘肅某公司在類似商品上已注冊的E-MUCH益多多商標(biāo)（圖八），部分駁回了張某的益多多YIDUODUO及圖商標(biāo)在“新鮮漿果；鮮食用菌；植物種子；動物食品；釀酒麥芽”上的申請。

甘肅某公司的E-MUCH益多多商標(biāo)于2004年獲得注冊，專用期為2004年8月7日至2014年8月6日。該商標(biāo)在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月30日被引證時(shí)剛過6個(gè)月寬展期，已經(jīng)失效。

2014年5月1日新《商標(biāo)法》施行以來，商標(biāo)局在國內(nèi)注冊領(lǐng)域開始適用新《商標(biāo)法》第五十條。筆者認(rèn)為，適用此條款駁回待審商標(biāo)應(yīng)考慮以下幾方面因素。

一、待審商標(biāo)與引證商標(biāo)近似程度

商標(biāo)局對申請注冊的商標(biāo)進(jìn)行審查的時(shí)候，相同近似商標(biāo)的判定是十分重要的環(huán)節(jié)。筆者認(rèn)為，在引用《商標(biāo)法》第五十條駁回申請注冊商標(biāo)時(shí)，相同近似商標(biāo)的判定標(biāo)準(zhǔn)有一定的探討空間。在先商標(biāo)已失效，引證失效商標(biāo)駁回新申請商標(biāo)固然于法有據(jù)，但應(yīng)更加審慎，判定相同近似的標(biāo)準(zhǔn)可以更為嚴(yán)格。如兩者之間有所區(qū)別或區(qū)別較大，則消費(fèi)者對于一件已經(jīng)退市或即將退市的商標(biāo)與新申請的商標(biāo)產(chǎn)生誤認(rèn)的可能性較低。因此，筆者傾向于在新申請商標(biāo)與引證的無效商標(biāo)完全相同或高度近似時(shí)，才考慮適用《商標(biāo)法》第五十條予以駁回。此外，可以更多地從整體上對無效商標(biāo)和新申請商標(biāo)進(jìn)行比較判斷，減少個(gè)別要素的考量。在商標(biāo)的主要構(gòu)成要素中，完全一致或近似程度非常高的可以考慮判定相同或近似，次要構(gòu)成要素可酌情不予考慮。

二、引證商標(biāo)在審查時(shí)點(diǎn)的時(shí)效

《商標(biāo)法》第五十條對引證商標(biāo)有明確的要求，即“撤銷”“宣告無效”“注銷”等情形的無效商標(biāo)，且時(shí)效為一年內(nèi)。因此確定無效商標(biāo)在審查時(shí)點(diǎn)的時(shí)效就變得尤為重要。

對“撤銷”和“宣告無效”的商標(biāo)而言，如商標(biāo)權(quán)利人接受撤銷或宣告無效的決定而沒有提起復(fù)審或訴訟等，則從該商標(biāo)的撤銷決定作出之日起一年內(nèi)，都屬于第五十條規(guī)定的范圍。商標(biāo)權(quán)利人提起復(fù)審或訴訟，在復(fù)審或訴訟結(jié)論未定時(shí)，該商標(biāo)仍然屬于有效商標(biāo)，不屬于第五十條規(guī)定的范圍。

對“注銷”的商標(biāo)，情況則有所不同。理論上，注冊商標(biāo)專用權(quán)期滿后未續(xù)展即為無效商標(biāo)。但實(shí)際上由于種種客觀因素，商標(biāo)局對注冊商標(biāo)的續(xù)展設(shè)立了6個(gè)月的寬展期，在6個(gè)月的寬展期內(nèi)商標(biāo)還可以續(xù)展。于是，審查員需要判定一些到期商標(biāo)是否續(xù)展，這就形成了一個(gè)事實(shí)上的模糊區(qū)間。此時(shí)，審查員無法判定該商標(biāo)的真正狀態(tài)，是到期未續(xù)展已經(jīng)成為無效商標(biāo)，還是已經(jīng)提出續(xù)展申請正處于相關(guān)流程中仍然有效。此時(shí)，審查員有可能適用新《商標(biāo)法》第五十條作為兜底條款，駁回新申請商標(biāo)。因?yàn)槿绻C商標(biāo)有效則無須適用第五十條，如引證無效商標(biāo)而不適用第五十條又于法無據(jù)。另一種因權(quán)利人消亡而“注銷”的商標(biāo)則疑義較少，在該商標(biāo)被注銷之日起一年內(nèi)，審查的相同近似商標(biāo)會適用第五十條駁回。

三、待審商標(biāo)初審公告的時(shí)間節(jié)點(diǎn)

新《商標(biāo)法》第五十條的規(guī)定是“宣告無效或者注銷之日起一年內(nèi)……不予核準(zhǔn)”。目前，對于法條中規(guī)定的一年內(nèi)不予核準(zhǔn)如何理解，尚沒有具體解釋。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，在新申請商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查作出結(jié)論（注冊、駁回或部分駁回）的時(shí)點(diǎn)向后倒推一年即可。例如，2015年9月1日商標(biāo)局對某商標(biāo)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，回溯到2014年9月1日。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，可以以新申請商標(biāo)預(yù)計(jì)公告時(shí)間為準(zhǔn)。以上述2015年9月1日商標(biāo)局對某商標(biāo)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查為例，如審查通過，大概3個(gè)月后可初步審定公告，時(shí)間大約為2015年12月1日。那么就以2015年12月1日為限，回溯到2014年12月1日。

還有的觀點(diǎn)認(rèn)為，以上兩種觀點(diǎn)都有可取之處，審查員在審查商標(biāo)時(shí)本就有一定的自由裁量權(quán)。此處對時(shí)間節(jié)點(diǎn)的判定可以參照相同近似的判定，審查員可自行判定回溯時(shí)間，但最早不超過2014年9月1日，最遲不超過2014年12月1日。

筆者認(rèn)為，新《商標(biāo)法》第五十條所說的“不予核準(zhǔn)”具體是指商標(biāo)局作出初審決定還是對外進(jìn)行初審公告確實(shí)沒有明確，審查員在目前的情形下作出一定的自由判斷是合理的，但隨著新《商標(biāo)法》施行不斷深入及相關(guān)配套規(guī)章制度不斷完善，應(yīng)明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)的判定，并向社會公開。

四、可能涉及的后續(xù)法律問題

適用新《商標(biāo)法》第五十條可能涉及比較復(fù)雜的后續(xù)法律問題。例如A公司在先注冊的圖形商標(biāo)于2015年4月1日到期未續(xù)展，但A公司在2015年8月新申請了完全相同的圖形商標(biāo)。B公司于2015年6月在相同商品上申請了與A公司商標(biāo)高度近似的圖形商標(biāo)。根據(jù)目前的審查情況，商標(biāo)局應(yīng)該在2016年3月審查到B公司的商標(biāo)。根據(jù)新《商標(biāo)法》第五十條，A公司已注冊未續(xù)展的圖形商標(biāo)失效期應(yīng)到2016年4月1日。那么商標(biāo)局如不引用該條款并引證A公司已注冊未續(xù)展的圖形商標(biāo)駁回B公司的圖形商標(biāo)，則B公司的圖形商標(biāo)獲得注冊。隨后將導(dǎo)致A公司于2015年8月新申請注冊的圖形商標(biāo)，被商標(biāo)局引證B公司的圖形商標(biāo)駁回。A公司如果了解新法第五十條的規(guī)定，肯定對此有異議。如果商標(biāo)局引證A公司已注冊但未續(xù)展的商標(biāo)駁回B公司的申請，B公司提出駁回復(fù)審，因駁回復(fù)審時(shí)已超過新《商標(biāo)法》第五十條規(guī)定的一年期限，如無其他理由，B公司的要求很可能獲得商評委的支持。因此，在某些極端的情況下，商標(biāo)局不論是否作出適用第五十條駁回新申請商標(biāo)的決定，都會對新申請人或原有權(quán)利人的相關(guān)商標(biāo)權(quán)益產(chǎn)生巨大的影響，并引發(fā)一系列的連鎖反應(yīng)。因此，筆者在前文提出，適用新《商標(biāo)法》第五十條駁回新申請商標(biāo)應(yīng)謹(jǐn)慎。但謹(jǐn)慎并不代表不用，審查員還是應(yīng)該根據(jù)具體情況，依法公平公正作出審查決定。

五、維護(hù)市場秩序與保障申請人權(quán)利的平衡

新《商標(biāo)法》第五十條的立法本意是保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，使消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源不產(chǎn)生誤認(rèn)，維護(hù)公正的市場秩序。但是，如果不加考慮地適用第五十條駁回新申請商標(biāo)，又有“濫殺”之嫌，也偏離該條款的立法本意。因此，筆者認(rèn)為，適用第五十條時(shí)必須注意在維護(hù)市場秩序與保護(hù)申請人權(quán)利之間取得一定的平衡。第五十條規(guī)定了一年追溯時(shí)限，申請人提出駁回復(fù)審，如無其他法定理由，很可能到復(fù)審時(shí)因?yàn)橐堰^追溯時(shí)限而獲得商評委支持。

商標(biāo)申請注冊與使用是緊密聯(lián)系的，商標(biāo)無效的理由也多種多樣。例如：C公司持有某件商標(biāo)，該公司因經(jīng)營不善已于2014年1月倒閉。D公司于2015年提出撤銷C公司持有的商標(biāo)，并同時(shí)提出注冊申請。這就可能發(fā)生，商標(biāo)局在2016年審查D公司新申請的商標(biāo)時(shí)，C公司被撤銷的商標(biāo)尚處于新《商標(biāo)法》第五十條規(guī)定的追溯期內(nèi)這樣的情況。從維護(hù)市場秩序的角度，C公司已于2014年倒閉，可以認(rèn)為其遺留的商品到2016年已經(jīng)在市場上自然消耗或消失了。此時(shí)，不適用第五十條駁回D公司的商標(biāo)注冊申請，也不會在市場上造成消費(fèi)者誤認(rèn)。