對一起侵犯brother注冊商標專用權案的思考
案情簡介2016年4月7日，北京市工商局豐臺分局接到北京成城一心知識產權代理有限公司投訴。該公司投訴北京上富卓勤科技有限公司（下稱上富卓勤公司）在經營活動中涉嫌侵犯日本兄弟工業株式會社注冊在第9類的第1981663號brother商標專用權，請求工商部門依法查處。
在核實分析投訴情況后，豐臺工商分局辦案人員迅速趕到當事人上富卓勤公司的注冊地址，對該公司的展覽室、財務室、倉庫等進行現場檢查。在檢查中，辦案人員發現上富卓勤公司在其經營的打印 機 上 使 用 了 Brother + 圖 + Jet 、BROTHERJET、brotherJet三種標識。辦案人員對其展覽室和庫房內的11臺打印機予以扣押，經請示批準后展開立案調查。
經查，2015年12月20日至2016年4月7日期間，當事人上富卓勤公司以每臺2.5萬元的價格購進型號為BR 1800的打印機8臺，隨后在其中2臺的軟件上添加了Brother+圖+Jet標識，這2臺中1臺的外殼上粘貼了BROTHERJET標識；在其余6臺的軟件上添加了brotherJet標識。打印機開機后，顯示屏上會顯示軟件添加的標識。當事人以平均每臺39392.89元的價格銷售3臺，庫存5臺。當事人以每臺2萬元的價格購進型號為ARTIS2000的打印機7臺，購進后僅在 1 臺的外殼上粘貼了BROTHERJET標識，但此臺打印機并未售出；其他6臺未粘貼BROTHERJET標識的打印機以平均每臺30828.35元的價格售出。當事人以每臺3萬元的價格購進型號為ARTIS3000的打印機7臺，并委托他人在上述打印機的外殼上鏤刻了brotherJet標識，購進后當事人自己在軟件上添加了brotherJet標識，以平均每臺49351.06元的價格銷售2臺，庫存5臺。此外，當事人并未在打印機相關類別上注冊brotherJet商標，卻在所有brotherJet標識的右上角標注了注冊標記。
分析思考
在此案辦理過程中，執法人員圍繞以下重點問題展開了討論與分析。
（一）當事人的行為是否侵犯brother注冊商標專用權
根據《商標法》第五十七條第（一）項和第（二）項的規定，構成侵犯注冊商標專用權行為的要件有兩個：一是侵權商品與被侵權商品種類相同或類似，二是侵權商標與被侵權商標相同或近似。此外，“容易導致混淆”是商標近似侵權的要件。
豐臺工商分局辦案人員經多方調查取證，最終認定當事人的行為屬于《商標法》第五十七條第（二）項規定的“未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆”的行為。主要理由如下：
1.侵權商品與被侵權商品為類似商品。
在案件查辦過程中，當事人上富卓勤公司認為，其銷售的打印機為一種新式打印機，與日本兄弟工業株式會社的傳統紙質打印機在功能上具有根本性區別；其銷售的打印機是個性化工業用打印機，日本兄弟工業株式會社的打印機是辦公打印機。據此，辦案人員查詢了大量相關資料，經過反復研究，最終認定當事人銷售的打印機與日本兄弟工業株式會社生產銷售的打印機為類似商品。
辦案機構作出上述認定，主要依據有兩點。
一是《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋﹝2002﹞32號）第十一條第一款規定：“商標法第五十二條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯系、容易造成混淆的商品。”（注：新《商標法》施行后，相關司法解釋尚未修改出臺，此條中的第五十二條即為新《商標法》第五十七條）當事人所銷售的商品與日本兄弟工業株式會社所生產銷售的商品實質上均是與電腦連用的噴墨打印機，消費對象有重合之處。一般消費者如果不了解兩者技術上的細微差別，僅從商品名字上根本無法獲悉其中差異，難分彼此。在一般消費者眼中，兩者顯然同屬“打印機”這一商品。即使從行業內相關公眾的角度來看，兩者均為噴墨打印機，都是往其他介質上打印文字、圖畫的打印機，區別僅在于辦公用的噴墨打印機一般被認為“普通打印機”，而當事人的打印機在性能上略有改進，但兩者在工作原理、技術上有不可分割的密切聯系，都是公眾熟知的打印機設備。
二是類似商品和服務區分表中并沒有工業打印機與辦公打印機之分，僅區分了3D打印機、噴墨打印機、與計算機連用打印機、熱敏打印機、照片打印機等。當事人銷售的打印機在功能、性能上與日本兄弟工業株式會社生產銷售的打印機有所區別，但均屬“噴墨打印機”“與計算機連用打印機”品類，并非分屬兩個完全不同的類別。
2.侵權商標與被侵權商標為近似商標。
當事人在其所銷售的打印機上使用的 Brother + 圖 + Jet、BROTHERJET、brotherJet 三 種 標 識 中 的 Brother、BROTHER及brother部分，與日本兄弟工業株式會社的商標brother是同一個單詞的相同或不同形式，都是“兄弟”的意思，后面添加的“Jet”或“JET”是“噴射、射出”的意思，表示的是打印機的工作方式。因此 ，當 事 人 將 Brother + 圖 + Jet、BROTHERJET、brotherJet三種標識使用在其銷售的打印機上，極易導致他人與日本兄弟工業株式會社生產銷售的brother牌打印機相混淆。
此外，經過執法人員查詢，當事人上富卓勤公司曾于2014年8月20日申請注冊BROTHERJET商標。國家工商總局商標局于2015年6月1日發出商標部分駁回通知書，初步審定該商標在第9類“電阻材料”上的申請；因當事人申請的上述商標與日本兄弟工業株式會社在類似商品上已注冊的第1981663號brother商標近似，駁回當事人在第9類“與計算機連用的打印機，辦公室用打印機，打印機和復印機用未填充的鼓粉盒”上的商標注冊申請。據此，辦案人員認定當事人在其所銷售的打印機上使用的 Brother+圖+Jet、BROTHERJET、brotherJet三種標識與日本兄弟工業株式會社的brother商標為近似商標。
3.侵權商標與被侵權商標容易導致混淆。
侵權商標在打印機相關類別上未獲得核準注冊，2015年末才開始使用，在打印機市場上幾乎不存在影響力。相比之下，日本兄弟工業株式會社使用brother商標的打印機市場占有率較高、影響力較大。綜合考慮前述第1點和第2點分析，侵權商品與被侵權商品屬于類似商品，侵權商標與被侵權商標為近似商標。
（二）打印機開機后顯示屏上顯示的Brother+圖+Jet、brotherJet標識是否可作為商標進行侵權認定
當事人上富卓勤公司經營的打印機中，有13臺在軟件上添加了brotherJet標識，有2臺在軟件上添加了Brother+圖+ Jet標識。打印機開機后，顯示屏上會顯示當事人添加的標識。這15臺打印機中，有7臺只在顯示屏上顯示上述標識，機身上并沒有Brother+圖+Jet或brotherJet標識。
對此，有觀點認為，顯示屏上顯示的標識在未開機狀態下不可見，不屬于商標性使用，不能認定為侵權行為。辦案人員經過反復研究認為，顯示屏上顯示的標識雖然沒有粘貼、鏤刻在機身上的標識那么直觀，但根據《商標法》第四十八條“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為”的規定，應認定顯示屏上顯示的商標標識屬于商標使用，容易引起相關公眾混淆，構成商標侵權。
（三）未注冊商標冒充注冊商標問題
由于當事人上富卓勤公司申請注冊的BROTHERJET商標被商標局駁回，因此該商標屬于未注冊商標。當事人在使用過程中卻在該商標右上角標注了注冊標記?，此行為屬于《商標法》第五十二條規定的“將未注冊商標冒充注冊商標使用”的行為。
（四）本案違法經營額應如何計算
當事人經營的侵權打印機涉及BR 1800、ARTIS2000及ARTIS3000三種型號，每種型號均部分售出、部分庫存，而售出部分每臺價格不一。《商標法實施條例》第七十八條規定：“計算違法經營額，可以考慮下列因素：1.侵權商品的銷售價格；2.未銷售侵權商品的標價；3.已查清侵權商品實際銷售的平均價格；4.被侵權商品的市場中間價格；5.侵權人因侵權所產生的營業收入；6.其他能夠合理計算侵權商品價值的因素。”辦案機構根據此規定，按照當事人提供的銷售發票和記賬憑證計算出不同型號的平均單價，再乘以相應型號侵權打印機的數量，得到每個型號的違法經營額，匯總后得到違法經營總額。此案最終確定當事人違法經營總額為691428.89元。
以同樣計算方法，辦案人員對當事人將未注冊商標冒充注冊商標使用行為的經營額進行計算，最終確定當事人違法經營總額為581814.76元。
處理結果
對于當事人的商標侵權行為，豐臺工商分局依據《商標法》第六十條第二款的規定，作出責令當事人立即停止侵權行為 ，沒 收 帶 有 Brother + 圖 + Jet、BROTHERJET、brotherJet等標識的打印機11臺，罰款2765715.56元的處罰決定。
對于當事人將未注冊商標冒充注冊商標使用的行為，豐臺工商分局依據《商標法》第五十二條“將未注冊商標冒充注冊商標使用的，或者使用未注冊商標違反本法第十條規定的，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，并可以予以通報，違法經營額五萬元以上的，可以處違法經營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款”及《行政處罰法》第二十四條“對當事人的同一個違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰”的規定，作出予以制止，并限當事人30日內改正的處罰決定。
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